正當使用抗辯在涉嫌描述性注冊商標侵權案件中的審判規則
發布時間:2020-06-09

原創 于瀟翔 泰達律師事務所 6月9日

隨著社會經濟的不斷發展,企業越來越重視商標的地位與作用。相較于其他類型的標識,社會通用的描述性詞匯為大眾所熟知,更易引起心理上的共鳴,因此很多企業都優先選擇描述性詞匯作為商標。但由于該類詞匯顯著性不足,《商標法》明確禁止其作為商標予以注冊。即使部分描述性商標通過長期的使用獲得了“顯著性”,為了保護社會公共利益及市場公平競爭秩序,商標權利人也不得禁止他人正當使用。目前,我國僅在《商標法》第59條中對描述性注冊商標的正當使用進行了原則性規定,但在描述性注冊商標正當使用的認定尺度上并未作出具體規定,這也導致描述性注冊商標侵權案件中出現裁判尺度不一的現象。筆者通過檢索最高人民法院審理的有關案件,歸納該類案件的審判規則,為同類案件的辦理提供一定的參考與借鑒。

 

 

.非用以標識商品來源是成立正當使用的前提

在亳州市三曹酒業有限責任公司與宿遷市洋河鎮國御酒業股份有限公司侵害商標權糾紛【(2017)最高法民申4380號】一案中,被告在被控侵權白酒外包裝盒及瓶身中部顯著位置標有“青花窖藏”文字及其漢語拼音,字體較大,其中“青花”二字與原告商標的文字部分字形、讀音、含義均相同,僅字體略有差異;下部標有“宿遷市洋河鎮國御酒業股份有限公司”字樣。

原告主張“青花窖藏”系指代“青花”商標下青花款式產品。但最高人民法院認為,在白酒行業,“青花”是對以青花瓷瓶盛裝白酒以及白酒系列或款式名稱的一種描述。本案被告為說明其盛裝白酒的是青花瓷瓶,或描述其品牌旗下的青花窖藏白酒系列,在其青花瓷酒瓶及外包裝上使用“青花窖藏”文字,其行為沒有超出正當、合理的描述性使用范疇。相關公眾根據其對白酒產品的包裝特點及商業慣例的了解,不會將被告使用的“青花窖藏”文字與涉案商標相聯系,不致造成相關公眾對商品來源產生混淆誤認。被告在青花瓷酒瓶及外包裝盒上使用“青花窖藏”文字符合白酒行業的慣例,使用范圍及使用方式均合乎常理,屬于正當使用行為。

商標的使用是否用以標明商品來源是區別商標描述性使用及商標性使用的核心要素。正如最高人民法院在浦江亞環鎖業有限公司與萊斯防盜產品國際有限公司侵害商標權糾紛【(2014)民提字第38號】一案中的觀點:雖然《商標法》第四十八條規定之“用以識別商品來源的行為”系2013年《商標法》修改時新增加,但并不意味著對《商標法》關于商標的使用有了本質的變化,而是對商標的使用進行進一步的澄清,避免將不屬于識別商品來源的使用行為納入商標使用范疇,進而導致《商標法》第五十二條的擴大適用。因此,如果在產品上貼附的有關標志,既不具有區分商品來源的意義,也不能實現識別商品來源的功能,則所貼附的標志不具有商標的屬性,在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。

.使用意圖及具體情形是判斷商標侵權與否的重要因素

在米其林集團總公司與淄博順泰物資有限公司侵害商標權糾紛【(2015)民申字第2216號】一案中,被告經營包括米其林輪胎在內的多品牌輪胎,其在經營汽車輪胎的門店櫥窗上貼有白色米其林圖標和“米其林輪胎專賣”標識。原告主張,被告使用“專賣”字樣極易使消費者誤認為其是原告授權經營的店面,誘導消費者進入其經營場所,將店內其他品牌產品誤認為系米其林品牌產品并予以購買,導致原告的市場份額被搶占,給原告造成巨大損失。


但最高人民法院認為,判斷被告行為是否構成侵犯商標權,是否超出正當使用的范圍,既需要考慮混淆誤認的可能性,也要考慮使用的意圖及具體情形。被告的行為系對其所銷售米其林輪胎商品的廣告宣傳,是對相關公眾表明其銷售的輪胎為原告所生產,不會產生相關公眾對米其林輪胎來源混淆的后果。被告貼有米其林標識的行為并非商標使用行為,故被控行為沒有破壞原告涉案注冊商標識別商品來源的功能,未侵害原告涉案商標權。

可見,商標使用的意圖及具體情形不僅是認定行為人是否具備主觀侵害惡意的重要標志,也是判斷客觀行為是否超出正當使用范圍的重要因素。當行為人僅是用以描述經銷商品的來源及產品介紹時,不屬于將自身產品同商標產品混淆的情形。

.約定通用名稱可以作為認定描述性使用的依據

在四川百年燈影牛肉食品有限責任公司與達州市宏隆肉類制品有限公司侵害商標權糾紛【(2018)最高法民申1660號】一案中,被告在其生產、銷售的牛肉片鐵罐的腰封處,居中標注“燈影牛肉”四字,“燈影”和“牛肉”之間以其自有商標分割。鐵罐的蓋子處還使用了“燈影”與“牛肉”大小不一致的標注方式。原告認為,“燈影”是其享有專用權的注冊商標,燈影牛肉專指原告生產銷售的享有涉案商標專用權的牛肉食品。

根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十條之規定:“相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,應當認定為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典等列為商品名稱的,可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場固定的商品,在該相關市場內通用的稱謂,人民法院可以認定為通用名稱。”

最高人民法院充分調查了燈影牛肉的起源、有關部門的認定情況、相關記載和報道及市場使用情況,認定在“燈影牛肉”中,“牛肉”屬于商品類別,“燈影”實質上進一步限定了“牛肉”的特點。鑒于“燈影”并非涉案商標原申請人獨自創造、使用的名稱,而是形成于特定的歷史條件下,即使 “燈影”商標具有較高知名度,但不能否認“燈影牛肉”本身構成通用名稱。

最高人民法院認為,被告并未突出使用涉案商標,而是以描述性的方式,規范地使用“燈影”和“牛肉”。而且,被訴侵權商品的顯著位置標注了被告名稱和自有商標,相關公眾看到“燈影”時,自然而然地會與“牛肉”相關聯,認識到該商品為“燈影牛肉”,而不是原告生產的商品。被告在牛肉罐頭上標注“燈影牛肉”的行為不易導致相關公眾的混淆、誤認。因此,如果被訴侵權商品本身屬于通用名稱所指代的特定類別的商品,被訴侵權人為了說明或描述商品特點,以善意方式對通用名稱進行規范使用,且不會導致相關公眾對商品的來源產生混淆誤認的,可以認定該使用為正當使用。

.描述性的使用應與其他描述商品質量、原料、功能等特點的文字保持形式上的一致,不可突出使用

在江西匯發實業有限公司與武漢潤禾生物醫藥有限公司侵害商標權糾紛【(2018)最高法民申5570號】一案中,被告在其生產、銷售的多種軟膏類商品及商品外包裝盒上使用了顯著放大的“膚專家”等文字標識,與原告的“夫專家”商標雖然首字字體不同,但讀音相同,且均系用于涂抹皮膚的外用膏劑,容易造成相關公眾的混淆誤認。


最高人民法院認為,《商標法》第五十九條第一款規定的商標正當使用是使用人為了直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點而進行的善意使用。一般說來,該使用應當與商品上描述商品質量、主要原料、功能等特點的文字保持大小、字體等形式上的一致,但被訴侵權商品將“膚專家”突出使用,其使用“膚專家”以識別商品來源的主觀意圖非常明顯,不屬于正當使用。

法律不禁止使用注冊商標中含有的本商品通用名稱、型號或直接表示商品質量、原料、功能及其他特點的描述性字樣,一方面是為了保護詞匯固有的“第一含義”,另一方面也是保護經營者正常宣傳描述自身商品的權利。如果超出了“描述”的范疇,在介紹性內容之外突出使用,將超出用以描述商品特性的范疇。

.使用相同或近似的商品形狀及包裝裝潢時,易導致相關公眾混淆誤認或認為兩公司間存在授權許可或資本投資等特定關系,具備“攀附”的主觀故意

在瀘州大世界酒業有限公司與四川蜀國春酒廠侵害商標權糾紛【(2018)最高法民再53號】一案中,被告生產的3兩3酒商品與原告的3兩3酒商品的名稱相同,酒瓶形狀和大小近似,酒瓶的包裝裝潢、整體布局、貼標字樣等近似。酒瓶標貼也用了相近的顏色。被告抗辯稱,其使用“3兩3”系描述和指代涉案酒商品的容量和規格。

最高人民法院認為,“3兩3”中的“3”為“自然數”,“兩”為通常指代酒容量的計量單位,具有一定的描述性。若被訴商品的容量為3兩3,生產者出于說明或者客觀描述商品容量的目的,以善意方式在必要的范圍內予以標注,不會導致相關公眾對其商品來源混淆的,可以認定為正當使用。

但本案被告在被訴侵權商品的包裝裝潢顯著位置上突出使用“3兩3”標志,明顯大于被告自己的注冊商標,也明顯大于同樣表明酒容量的“凈含量:165ml”字樣,屬于商標性使用。且被訴侵權商品的形狀大小及包裝裝潢均與原告的商品近似。因此,被告在被訴侵權商品的包裝裝潢上突出使用“3兩3”商標,主觀上具有攀附原告商譽的惡意,不構成對酒商品容量和規格的正當使用。
      
最高人民法院另調查了原告產品的市場宣傳情況,結合其知名度及市場影響力認定了被告具有企圖“攀附”原告名氣的主觀故意。在宜賓五糧液股份有限公司與甘肅濱河食品工業(集團)有限責任公司侵害商標權糾紛【(2017)最高法民再235號】一案中,最高人民法院同樣考慮到原告“五糧春”系列商標在酒類商品上的知名度,將“九糧液”“九糧春”使用在酒類商品上,易使相關公眾對商品的來源產生混淆誤認或者認為二者之間存在關聯關系,認定了被告比較明顯的借用他人商標商譽的主觀意圖。

.介紹境外商品時,可以使用生產商中文譯名及注冊商標中文直譯對應的文字,但不得使公眾產生混淆

     在沈陽艾爾瑪商貿有限公司與寇育侵害商標權糾紛【(2019)最高法民申1641號】一案中,被告在淘寶網開設店鋪銷售“Nature’s Variety Instinct”寵物食品,在商品鏈接名稱及其店鋪宣傳中使用“百利本能”、“美國百利本能”字樣及小貓圖案,在商品寶貝詳情的品牌、生產廠家、廠家地址處標注“百利”、“百利本能”等字樣,與一審原告公司注冊的“百利本能”商標的組成部分存在一定近似性。

但涉案商品的生產廠家為美國公司,其中文企業名稱包含“百利”字樣;涉案商品標注的“Instinct”可直譯為“本能”;涉案商品照片上的小貓圖案中間標注了被告的店鋪名稱。因此,被告在其銷售商品頁面中使用“百利本能”文字,標注小貓圖案,系對自身店鋪、商品生產廠家和品牌的描述,存在一定合理性,并無攀附原告商標知名度的主觀惡意。此外,被告在涉案商品的介紹中標注商品的原產地系美國,是對其銷售商品產地信息的真實表述,相關公眾在看到涉案商品時,不會將其與原告產生對應聯系,客觀上不會造成相關公眾的混淆誤認。最高人民法院最終認定被告未侵犯原告的注冊商標專用權。

現實生活中存在很多經銷、代銷海外商品的店鋪,其在介紹生產廠家、產品名稱及廣告宣傳中難免會將其譯成中文。即使中譯內容與國內注冊商標字樣相同或近似,通常也不會認定為商標侵權。

但這并不意味著行為人可以肆意選擇自己想要的中文字樣。筆者認為,其邊界在于中譯內容是否為英文唯一固定的中文翻譯。若涉案英文內容僅有唯一對應的中文譯法,且相關公眾見到中譯內容后便會自然聯想到涉案產品或主要成分,則成立正當使用。若涉案英文具有多種譯法,且行為人選擇了非主流的中譯內容作為產品的中文商標或內容介紹,此時難以認定正當使用。

.采用描述性的方式使用包含他人商標的標識,并在顯著位置標明本公司名稱或自有商標的,往往不會使公眾產生混淆

在陽江市金輝煌日化有限公司與廣州麗信化妝品有限公司侵犯商標權糾紛【(2009)民申字第959號】一案中,被告在生產和銷售的產品外包裝正面中間部分印有六行介紹內容,其中使用了“青蘋果”及“GREENAPPLEBATH”字樣,并在這六行內容下標有被告注冊商標。原告認為,被告在產品上使用前述字樣侵犯了其“QINGPINGGUO青萍果”注冊商標的專用權。


從被告提供的證據來看,被控侵權產品包裝上標明的“鱷魚寶寶青蘋果沐浴露,蘊含青蘋果精華,令寶寶肌膚更加柔爽幼滑……”意圖表明產品的成份和香型特點,屬描述性使用。同時被告在被控侵權產品包裝的顯著位置上標注了自身注冊商標,且占據了較大位置,相對于文字較小的“青蘋果”更加具有顯著性,且標明了生產商的名稱。相關公眾施以一般注意力,就不會對被控侵權產品與“QINGPINGGUO青萍果”注冊商標的產品產生誤認。因此,被告對涉案字樣的使用不是商標性使用,未侵犯原告的注冊商標專用權。

《商標法》保護商標的基本功能,是保護其識別性。判斷在相同或者近似商品上使用相同或者近似的標識是否構成商標侵權,要以標識發揮或者可能發揮的識別功能為前提。也就是說是否破壞商標的識別功能,是判斷是否構成侵害商標權的基礎。如果在使用包含他人描述性商標的標識過程中顯著標明了自有商標或其他表明產品來源的信息,他人商標便發揮不了識別作用,不屬于《商標法》意義上的使用,此時判斷行為是否構成侵權也就不具有實際意義。

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